[뉴스레터_지식재산권_제7호_특허청 표준 직무발명규정 해설]
직무발명의 승계
김준효 변호사
회사의 임직원이 직무발명을 완성하면 그에 대한 제반 권리는 일단 발명자에게 부여되고, 발명자가 발명의 완성 사실을 회사에 신고하면 회사는 승계 여부를 결정하여야 한다. 발명진흥법은 직무발명의 승계에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.
제12조(직무발명 완성사실의 통지) 종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다.
제13조(승계 여부의 통지) ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외한다)은 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다. 다만, 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.
②제1항에 따른 기간에 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.
③사용자등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.
제14조(공동발명에 대한 권리의 승계) 종업원등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.
특허청은 위 발명진흥법 조문을 반영해 직무발명규정 표준모델을 제시하고 있는데, 회사가 발명진흥법 제17조 상의 ‘직무발명심의위원회’를 두지 않는다면 아래의 표준모델(특허청 표준모델을 일부 수정한 것-이하 ‘수정 표준모델’이라 칭한다)을 사용할 수 있다.
제3조(권리의 승계)
① 회사는 발명자가 그 직무발명에 대하여 가지는 권리(외국에 출원하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포함한다. 이하 같다)를 승계한다. 다만, 제7조 제1항의 규정에 따라 불승계결정을 내린 경우 또는 제8조 제 2항의 규정에 따라 회사가 승계를 포기한 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다.
② 제1항의 규정에 따른 승계에 있어, 직무발명을 종업원등이 아닌 제 3자와 공동으로 완성한 경우 회사는 발명자가 가지는 권리의 지분만을 승계한다.
※ 제3조 제1항은 회사가 직무발명에 대한 발명자의 권리를 승계할 것인지 여부를 우선 결정할 수 있음을 규정하고 있다.
수정 표준모델과 같이 회사의 승계 우선결정권을 규정해 두지 않으면, 발명에 대한 권리의 승계에 대한 결정권이 발명자에게 부여된다. 이는 발명진흥법 제13조 제1항 단서 조항 “미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다”에 따른 것이다.
제3조 제2항은 비종업원과 종업원의 공동발명의 경우에는 회사가 종업원이 가지는 권리의 지분만을 승계함을 규정하는데, 이는 발명진흥법 제14조와 동일하다.
제5조(직무발명 완성 사실의 신고)
① 종업원등이 직무발명을 완성한 때에는 지체 없이 다음 각 호의 서류를 특허관리전담부서장에 제출하여 그 사실을 신고하여야 한다. 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 신고하여야 한다.
1. 별지 제1호 서식에 따른 발명신고서
2. 별지 제2호 서식에 따른 양도증
3. 별지 제3호 서식에 따른 발명설명서
4. 별지 제4호 서식에 따른 선행기술 조사서(국내출원 이외의 경우에 한함)
② 특허관리전담부서장은 제1항의 규정에 의한 신고가 있으면 즉시 그 발명신고서에 수령일자를 기입하고 날인한 후 그 사본을 신고한 종업원등에게 교부하여야 한다.
※ 특허청 표준모델은 발명신고서, 양도증, 발명설명서, 선행기술조사서 등을 구체적으로 적시하고 있는데 특허청 표준모델에 각각의 서식이 소개되어 있으므로 이를 활용할 수 있다.
제6조(직무발명 해당 여부의 심의 및 발명 평가)
① 제5조 제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우 특허관리전담부서장은 직무발명 해당 여부를 심의하여 그 결과를 신고한 종업원등에게 지체 없이 통지하여야 한다.
② 특허관리전담부서장은 심의 결과 해당 발명이 직무발명에 해당하는 경우에는 별표 1의 기준에 따라 해당 발명을 평가하고 그 결과를 신고한 종업원등에게 지체 없이 통지하여야 한다.
※ 회사(특허관리전담부서장)의 업무 프로세스는, ① 직무발명 해당 여부를 심의하고, ② 직무발명에 해당한다고 판단되면 해당 발명의 가치를 평가하는 2단계로 구성된다.
제7조(승계 여부의 결정 및 통지)
① 특허관리전담부서장은 제6조 제2항의 규정에 따른 발명평가의 결과가 기준 점수 이상인 경우 발명자가 그 직무발명에 대하여 가지는 권리의 승계 결정을 내려야하고, 기준 점수 미만인 경우 불승계 결정을 내려야 한다. 다만, 기준 점수 이상인 경우에도 종업원등이 아닌 제3자와 분쟁중인 발명이거나 회사의 승계가 심히 부적당하다고 인정되는 발명에 대하여는 불승계 결정을 내릴 수 있다.
② 특허관리전담부서장은 제1항의 규정에 따른 승계 결정 또는 불승계 결정에 관하여 대표이사에게 보고하고, 해당 발명신고서가 제출된 날로부터 4개월 이내에 발명자에게 별지 5호 서식의 서면으로 그 결정의 내용을 통지하여야 한다.
※ 위 2단계를 거쳐 직무발명의 가치 평가가 완료되면, 회사는 ③ 승계/불승계를 결정하고 ④ 승계/불승계 결정을 발명자에게 통지하게 된다.
제8조(승계시점 및 포기간주 등)
① 특허관리전담부서장이 제7조 제2항의 규정에 따른 기간 내에 그 직무발명에 대한 권리의 승계결정 사실을 통지한 때에는 그때부터 그 발명에 대한 권리는 회사에 승계된 것으로 본다.
② 특허관리전담부서장이 제7조 제2항의 규정에 따른 기간 내에 직무발명에 대한 권리의 승계결정 사실을 통지하지 아니한 경우에는 회사가 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다.
③ 제2항의 규정에 따라 회사가 권리승계를 포기한 것으로 보는 경우에는 회사는 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.
※ 회사는 직무발명에 대한 권리의 승계 결정 사실을 발명자에게 통지한 시점부터 직무발명에 대한 권리를 보유한다. 위 발명진흥법 제13조 제2항도 동일한 내용을 규정하고 있다.
위에서와 같은 승계 절차를 회사가 성실하게 이행한다면, 직무발명에 대한 권리를 회사가 발명자로부터 적법하게 승계했는지에 대한 다툼을 미연에 방지할 수 있을 것이다.